La nullité des marques à Monaco

Une société immatriculée à Singapour a procédé à l’enregistrement de la marque  « MACCOFFEE » dans l’Union Européenne pour des produits alimentaires et des boissons auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO). La société McDonald’s a demandé et obtenu l’annulation de cette marque en raison de l’antériorité de sa marque McDONALD’S et de 12 autres marques comportant les éléments verbaux «Mc» ou «Mac»  en  tant  que  préfixes (McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, BIGMAC etc.).

Le Tribunal a relevé, outre, la similitude entre les marques en conflit, que la société McDonald’s possédait une antériorité sur le préfixe « Mac » ou « Mac » et le risque de confusion pour le public, susceptible de les associer et d’établir mentalement un lien entre les deux marques.

En théorie, comme Monaco n’est pas membre de l’Union Européenne, la décision du Tribunal de l’Union Européenne ne produit aucun effet juridique sur le territoire de la Principauté.

Néanmoins, le droit de la propriété intellectuelle a fait l’objet d’une harmonisation internationale, dont Monaco bénéficie pleinement en qualité de partie à plusieurs conventions internationales et notamment la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, et l' « Arrangement de Madrid » concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tous deux rendus exécutoires à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 5685 du 29 octobre 1975.

Le droit monégasque des marques obéit donc aux principes directeurs internationaux.

A ce titre, en Principauté, la loi n. 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service protège un signe s’il est licite, susceptible de représentation graphique, distinctif et disponible.

La condition de disponibilité est largement invoquée à l’appui d’une demande en nullité. Tout comme dans la décision commentée ci-dessus, si un signe a fait déjà l’objet d’une appropriation antérieure pour les mêmes biens ou produits, il encourt la nullité.

En revanche, la condition de distinctivité trouve plus rarement à s’appliquer puisque le service d’enregistrement des marques est susceptible de soulever son absence au stade du dépôt. La distinctivité implique qu’un signe générique ou purement descriptif ne peut pas constituer une marque.

A titre d’exemples, les termes « livre » ou « maison » ne peuvent valablement faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque en raison de leur caractèrement générique.

Il reste loisible de soulever la nullité d’une marque sur ce fondement devant les juridictions monégasques.

A titre d’illustration, l’assistance de PCM Avocats avait été requise par des clients accusés de contrefaçon de marque. 

Le cabinet a mis en œuvre avec succès une stratégie visant à obtenir l’annulation de la marque des demandeurs pour défaut de distinctivité. Les tribunaux ont suivi l’argumentaire développé consistant à démontrer le caractère purement descriptif de la marque de la partie adverse puisqu’elle ne permettait pas d’indivualiser les produits qu’elle désignait. Au cas d’espèce, la marque annulée portait la dénomination de la catégorie du produit qu’elle identifiait.

Il s’agit là d’une illustration de la pratique de PCM Avocats, régulièrement amené à représenter ses clients dans des litiges de droit de la propriété intellectuelle.

Par Olivier Marquet et Daniel Goldenbaum

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